중국 특허는 모출원에 대한 분할출원만 가능하다!
한국, 미국, 유럽, 일본에서 특허 출원인은 특허를 연결하여 연속적으로 제출할 수 있다. 이는 계속출원 또는 분할출원 제도를 통하여 전략특허를 창출하는 방법이다. 즉 분할출원의 분할출원이 가능하다. 한국, 미국, 유럽, 일본 특허 절차에서 전략 특허는 특허 등록 단계에서 검토된다. 하지만 중국에서 특허 출원인은 특허를 연결하여 분할출원을 연속적으로 제출할 수 없다. 가장 첫 번째 특허 출원(모출원)이 특허청에 계속 중일 때만 가능하며, 분할출원이 특허 등록 전이라는 상태와 무관하다. 따라서 많은 기업들이 중국에서 전략특허를 창출하기 위하여 중국 분할출원을 연속적으로 제출하는 방법을 고심해왔다.
다른 국가는 보통 특허 등록 단계에서 강한 특허를 고민하지만, 중국에서 강한 특허를 등록받기 위한 전략은 심사의 초기 절차에서 실행된다. 중국에 특허를 출원하기 전부터, 심사청구와 특허의 보정, 심사의 진행 시기 등을 종합적으로 미리 생각해야만 핵심 특허를 확보할 수 있는 기반이 마련된다.
심사청구 제도
1) 심사청구 시기
중국 특허의 심사청구는 특허 출원일로부터 3년 내에 청구할 수 있다. 여기서 특허 출원일은 우선일을 의미하므로, 한국 특허출원일이 기간 산정의 기준이 된다. 실체심사가 청구되면, 중국 특허청은 실체심사절차 진입통지서를 발행한다. 이 통지서가 발행되면 자진보정의 기간이 결정된다.
2) 심사청구 제도의 활용
한국과 중국은 심사청구 제도를 가지고 있고, 미국은 별도의 심사청구 없이 특허 출원에 따라 심사가 진행된다. 미국 특허가 심사 과정에서 특허를 받을 수 없다면, 한국과 중국 특허에 대해 심사를 청구하지 않는다. 즉 한국과 중국의 심사청구는 3년 기간을 소모하면서 미국의 심사 내용과 결과를 반영하는데 활용된다. 다만 한국과 중국에서 특허를 신속히 등록받기 위해 우선 심사를 진행하는 경우는 특허 출원과 동시에 심사 청구가 제출된다.
결국 심사청구 제도는 제품이나 기술의 확정 시기와 관련된다. 제품이나 기술의 수명 주기가 매우 짧은 경우에는 심사청구를 지연시키지 않고, 특허 출원을 할 때 심사청구를 동시에 진행하거나 우선심사를 통하여 특허를 신속히 등록시켜야 한다. 반면 제품이나 기술의 변형 가능성이 있거나, 다른 기업의 추격 속도가 몇 년의 시간이 소요된다면, 심사청구는 최대한 시간을 갖고 제출하는 편이 낫다.
중국 특허 자진보정
1) 자진보정의 시기와 내용
한국 특허제도와 다르게, 자진보정은 실체심사를 청구하면서 동시에 제출하거나 실체심사 진입통서를 받은 날로부터 3개월 내에만 가능하다. 자진 보정은 최초로 제출한 특허 명세서의 범위를 초과할 수 없다.
2) 자진보정의 중요성
심사통지서를 받은 후에는 ‘자진’하여 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용되지 않는다. 심사통지서에서 ‘지적’한 흠결을 극복하기 위하여 청구항에 기술특징을 추가하거나 변경하는 보정만 허용된다. 따라서 미국 등 다른 나라의 심사 결과 또는 보정 내용을 반영하기 위하여 자진보정의 시기를 활용해야 한다.
심사착수 시기의 조절
1) 심사착수 시기의 종류
특허 전략에 따라 중국 특허의 심사착수는 기업이 원하는 시기를 선택할 수 있다. 즉 중국 특허심사는 우선심사, 일반심사, 지연심사로 구분할 수 있다. 특허 등록을 신속하게 추진하기 위하여 우선심사를 선택할 수 있다. 한국에서 특허를 등록받고 등록된 청구항을 기초로 중국에 우선심사를 청구하는 특허심사 하이웨이 제도가 대표적이다. 지연심사는 심사를 유예하는 제도로 1년, 2년, 3년 중 연 단위로 선택하여 지연이 가능하다.
실체심사를 청구하면서 지연심사를 신청하더라도, 실체심사진입 통지서는 동일하게 발행되며 앞에서 언급한 자진보정의 시기를 늦출 수 없다. 추후 논의되는 분할출원에 대해서도 지연심사를 신청할 수 있다. 지연심사는 신청 후 철회할 수도 있는데, 이 경우 일반적인 심사 순서로 회복된다. 실용신안은 지연심사를 1년으로 신청할 있고, 디자인은 월 단위로 36개월까지 유예할 수 있다.
2) 제품 정합성을 위한 심사착수 시기의 선택
제품이나 서비스가 모두 결정된 경우, 특허 등록을 신속하게 추진해도 무리가 없다. 하지만 대부분의 제품이나 서비스는 개발이 완료되어 출시되는 시기가 특허 출원 후 몇 년이 지난 경우이거나 추가적인 개발이 진행되어 처음 제출한 특허 청구항과 맞지 않는다. 또한 중국 심사기간은 정책적 목표에 따라 15개월로 짧아지고 있다. 이는 주요 국가와 비교할 때, 상당히 선도적인 정책이다.
종합적으로 살펴볼 때, 특허의 제품 정합성을 위하여 심사착수 시기는 지연심사까지 고려해야 하는 상황이다. 특허가 등록되면 청구항을 변경할 수 없다. 특히 중국은 분할출원이 첫 번째 특허출원이 계류 중일 때만 가능하다. 지연심사는 최대한 중국 특허를 계류시키는 효과가 있는 점을 감안하면, 한국 기업이 지연심사를 선택해야 하는 합리적 이유가 된다.
분할출원를 통한 핵심특허의 확보
1) 분할출원의 시기적 요건
분할출원은 첫 번째 특허출원(모출원)이 특허청에 계류 중인 경우 언제든지 가능하다. 한국 특허제도와 달리, 보정 기간과 분할출원 시기가 일치하지 않는다. 심사통지서가 발행된 경우, 의견서 제출 지정기간 내에 가능하며, 지정기간이 도과한 후에도 가능하다. 특히 특허 등록결정이 통지되는 경우, 등록료 납부기간인 2개월 내에 가능하다. 출원인이 등록료를 마감일 전에 납부하였더라도, 등록료 납부기한이 만료되지 않았다면 분할출원을 제출할 수 있다. 특허출원이 거절결정되는 경우, 거절결정서를 받은 날로부터 3개월 이내 또는 거절결정에 대한 심판을 청구한 이후에도 분할출원을 제출할 수 있다.
2) 재분할출원의 시기적 요건
모출원이 특허청에 계류 중인 경우에만 재분할출원(분할출원의 분할출원)이 가능하다. 분할출원이 특허청에 계류 중이더라도 모출원이 설정등록된 후에는 불가능하다. 예외적으로, 분할출원에 대한 단일성 흠결이 존재하여 심사관이 통지서를 발행한 경우에는 재분할출원이 가능하다.
3) 재분할출원 활용의 제한
중국 심사기간에 대한 정책적 목표는 15개월이며, 추세적으로 심사 기간이 짧아지고 있다. 이러한 상황에서 중국 모출원은 빠르게 등록되고 있으며, 중국 재분할출원은 모출원이 등록되면 진행할 수 없다는 문제점을 가지고 있다. 반면 미국, 한국, 유럽, 일본 특허제도는 모출원이 아닌 분할출원이 계류 중이면 연속적으로 재분할출원을 제출할 수 있다.
이러한 차이점은 중국에서 핵심 특허를 확보하는데 장애가 된다. 대안으로, 자진보정 기간을 활용하거나 모출원이 계류 중일 때 여러 개의 분할출원을 제출하는 방법, 또는 거절결정에 대한 심판을 청구하여 모출원이 특허청에 계류되도록 하는 방법이 모색되었다. LG화학 특허 사례와 같이 개별국 출원이 아닌 국제특허출원이 진행되는 경우 중국 심사 절차를 지연시킬 수 있다. 한국 특허에 대한 우선심사와 여러 개의 분할출원을 완료하고, 중국 심사 절차가 추후에 진행되면 중국 재분할출원의 시기 제한을 회피할 수 있다.
4) 지연심사를 통한 핵심 특허의 확보
미국 특허가 심사되고 핵심 특허로 평가되는 경우, 계속 출원이 필요하며 미국 외 국가도 동일 발명을 분할출원으로 제출한다. 미국에서 등록이 결정된 청구항을 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)를 이용하여 우선심사를 신청할 수 있다. 미국의 계속 출원이 연속적으로 제출되는 경우, 다른 나라와 달리 중국에서 재분할출원을 제출할 수 없는 상황이 빈번하게 발생한다. 중국 모출원이 특허청에 계류되어 있지 않고 등록이 완료되기 때문이다.
중요도가 높은 발명은 중국 모출원이 특허청에 계류할 수 있도록, 모출원의 심사청구시 지연심사를 신청하여 3년 이상의 시간을 확보할 수 있다. 지연심사로 중국 모출원은 특허청에 계류되고 연속적인 재분할출원이 가능하다. 만일 미국 특허에서 계속출원이 발굴되지 않거나 발명의 중요도가 낮게 평가된다면, 중국 지연심사의 신청을 철회하고 일반 심사로 전환하면 된다.
한국 기업의 경쟁력을 결정하는 중국 전략특허
중국에서 분할출원을 연속적으로 할 수 있는 방법을 제시하였다. 이는 분할출원이 가능한 기한을 최대한 지연시키는 전략이다. 분할출원이 연속적으로 가능하더라도, 분할출원의 청구항이 과연 중국 특허 제도에서 인정될 수 있는지도 중요하다. 즉 과도하게 넓은 청구항, 발명의 설명 불충분, 필수 기술특징의 미기재는 중국 특유의 실무적 이슈이다. 전략 특허를 위한 시기의 조율과 함께, 발명의 실체적 내용이 중국 실무에 적합한지 반드시 검토하고 보강해야 한다.
이렇게 재생산된 중국 전략 특허는 한국 기업에게 특허 경영의 자산으로 활용된다. 특허 협상과 분쟁에서 다뤄지는 전략 특허는 중국 기업과 부딪치는 경우가 증가하고 있다. 또한 중국 기업은 중국에서 제품을 생산하는 경우가 대부분이다. 따라서 한국 기업과 중국 기업이 한국, 중국 그리고 다른 국가에서 특허 분쟁이나 협상을 진행할 때, 중국 특허의 중요성은 어느 때보다 높아지고 있다. 한국 기업이 중국 전략 특허를 다수 획득하고 기업 경쟁력을 한껏 끌어올리기를 기대해본다.