브랜드 사용 계획에 따른 상표등록 대상의 선정
한국 상표등록 과정을 처음부터 끝까지 개괄적으로 함께 알아보자. 고심 끝에 브랜드를 결정했다면, 상표등록의 대상을 먼저 선정해야 한다. 상표등록의 대상은 상품 또는 서비스의 출처를 표시해주는 부분이다. 기본적으로 상표 법률도 고려해야한다. 하지만 이보다는 비즈니스 전략과 계획에 따라 상표를 등록해야 한다. 예를 들어, 한글, 영문, 로고(심볼) 브랜드가 결정되었다고 하자. 각 브랜드의 사용 형태와 계획 그리고 중요도에 따라 상표등록 대상과 순서를 선정한다. 어떤 브랜드에 대해 상표등록을 추진하더라도 이러한 과정은 브랜드 관리의 시작점이 된다.
한글과 영어 브랜드의 상표등록
“한글과 영어 브랜드가 있을 때 어떤 것을 등록해야 할까요” 이런 질문을 자주 듣곤 한다. 이런 경우 오히려 역으로 어떤 브랜드를 ‘사용’할 계획이냐고 묻게 된다. 예를 들어, 상품에 영어 브랜드를 부착하여 판매한다면 당연히 영어 브랜드의 상표 등록이 우선시된다. 상표등록은 반드시 상표 사용 관점에서 추진되어야 한다. 즉 등록상표는 사용상표가 일치되어야 한다. 한국은 동일한 상표가 그 지정한 상품에 사용되지 않으면, 사용하지 않은 상표라는 이유로 등록이 취소된다. 미국 등 사용주의 국가는 상표등록을 유지하기 위하여 5년 마다 사용 증거를 제출해야 한다.
한글과 영어 브랜드가 있을 때, 한글과 영어를 상하로 배치하여 하나의 상표로 등록하는 방법이 가장 효과적이냐는 질문도 많이 받는다. 만일 한글과 영어의 발음이 완전히 동일한 정도라면, 한글과 영어를 상하로 배치하고 상표등록을 추진해도 된다. 한글과 영어의 발음이 동일해서 어느 하나만 사용해도 법률상 문제되지 않기 때문이다.
한글과 영어의 발음이 다르다면 어떻게 브랜드를 사용할지에 따라 결정한다. 한글과 영어를 항상 같이 표기한다면, 한글과 영어 브랜드를 함께 기재하여 상표등록 받으면 된다. 하지만 별도로 표기될 가능성이 있다면 등록 상표와 사용 상표의 동일성이 유지되도록 한글과 영어 브랜드를 각각 별도로 상표등록을 진행해야 한다.
한국 상표를 기반으로 해외 상표출원을 진행한다면, 한글을 포함한 상표를 해외 출원할 수 없고 보통 영어 브랜드에 대한 한국 상표를 해외 상표 출원하게 된다. 여러 가지 사정을 감안하면 한글과 영어 브랜드를 각각 상표로 등록하는 편이 법률상 안전하고 일반적이 실무에 해당한다.
상표 구성요소의 최소화
이러한 관점에서 하나의 상표등록 출원에 다양한 요소가 결합되지 않는 것이 좋다. 여러 요소가 결합된 등록 상표는 그 동일성을 유지하면서 사용하기 어렵기 때문이다. 어떤 사람들은 하나의 상표에 여러 요소(한글, 영어, 로고, 설명 문구 등)를 포함시켜 하나의 상표 등록을 완료하고 가성비 있는 선택이었다고 자부한다. 이제까지 설명한 이유로 이는 분명한 오해다. 되도록 단순한 요소로 구성된 브랜드를 상표 등록하면, 법적 안정성과 상표권 행사와 유지에 도움이 된다. 단순한 구성의 브랜드를 상표 등록하고 다른 등록상표, 수식어 등을 결합하여 사용해도 된다.
아래의 예시를 보면 이해하기 쉽다. ‘삼부자’ 상표를 돌김에 등록하고, ‘소문난’이라는 수식어를 붙이고 ‘돌김’이라는 상품명을 결합해도 문제되지 않는다. 등록상표인 ‘삼부자’가 소비자의 눈에 독립적으로 잘 인식되니 문제가 없다. 반대로 로고(심벌이나 도형)와 영어 브랜드를 하나의 상표로 등록하고, 로고를 생략한 채 영어 브랜드만 사용하면 어떻게 될까? 일반적으로 등록상표와 사용상표는 동일한 상표로 취급되지 않는다. 등록상표와 동일한 상표를 사용하지 않으면, 위에서 설명한대로 상표 등록을 취소 당할 수 있다. 우리의 예상과 다르게 실무적으로 자주 등장한다. 매우 곤란한 상황에 처할 수 있으니 상표등록을 출원하기 전에 반드시 사용상표를 점검하자.
비즈니스를 뒷받침하는 상표등록 가능성의 검토
상표등록 대상이 선정되고, 바로 상표등록 출원(신청)을 진행할 수도 있다. 하지만 상표 등록가능성을 검토하지 않고, 무작정 상표등록을 출원했다가 상표 등록에 실패하는 경우 비즈니스 계획에 큰 차질을 빚게 된다. 예를 들어 카페를 개업하고 카페의 상호를 상표로 등록하려는 경우, 상표 등록가능성이 희박하거나 지식재산처의 상표 심사를 통과하지 못한다면 카페의 상호를 변경해야 할 수도 있다. 이 경우 정신적 타격과 재산적 피해가 상당하다. 따라서 비즈니스 계획을 수립하는 과정에서 상표 등록가능성을 함께 검토해나가야 한다.
지정상품 및 상품류 검토
상표 등록가능성을 검토하려면 상표가 사용될 상품이나 서비스를 지정해야 한다. 상품이나 서비스가 결정되면 상품류는 국제분류에 따라 쉽게 정해진다. 지식재산처는 상품과 서비스의 명칭 그리고 상품류에 대해 매년 고시하고 있다. 상품과 서비스의 명칭은 지식재산처의 고시를 참조하되, 반드시 고시 명칭을 따르지 않고 자유롭게 결정할 수 있다.
다만 지정상품과 서비스를 결정할 때, 상품과 서비스업을 혼동해서는 안 된다. 막국수 전문식당업을 운영하면서 식당업이 아닌 ‘막국수’로 상표등록을 받으면 쓸데없는 상표권을 소유하게 된다. 이러한 등록상표는 지정상품인 ‘막국수’가 아닌 ‘막국수 전문식당업’에 사용된다. 다른 사람이 동일한 상품에 등록상표를 사용하지 않았음을 이유로 상표등록을 취소할 수 있음에 유의하자.
상표의 식별력 유무 검토
일단 상품 또는 서비스가 결정되면, 상표와 상품의 관계에서 상표가 상품의 보통 명칭인지, 상품을 설명하는 문구인지 따지게 된다. 상표는 상품이나 서비스의 출처를 표시할 수 있는 능력이 있어야 한다. 보통 식별력이라고 부른다. 즉 사과라는 상품에 ‘애플’이라는 상표는 누구나 사용해야 하는 글자이고 누군가 혼자서 독점할 수 없는 글자이다. 즉 ‘애플’이라는 글자는 사과라는 상품의 특정 출처를 식별할 수 없는 글자이다. 하지만 스마트폰이라는 상품에 ‘애플’이라는 상표는 출처를 표시할 수 있는 식별력이 있다.
선출원/선등록 상표 검토
상표가 식별력이 있다면, 그 상품에 관련된 동일하거나 유사한 상표가 먼저 출원 또는 등록되었는지 검토하게 된다. 상표가 동일한지 여부는 쉽게 구분할 수 있지만, 상표가 유사한지 여부는 모호한 경우가 많다. 상표의 발음, 겉모습, 의미를 고려하여 상표 유사 여부를 판단하게 된다.
한글이나 영어로 구성된 글자 상표는 발음이 가장 중요한 요소이지만, 요즘은 온라인 쇼핑이 발전하면서 상표의 겉모습도 조금씩 중요해지고 있다. 로고 또는 엠블럼은 겉모습이 중요한 요소이며, 완전히 동일하게 보이지 않는다면 등록되는 경우가 많다. 로고 또는 엠블럼과 같은 도형 상표에 대해 요즘은 인공지능을 활용하여 검색하고 있다.
특정인의 사용 실태 검토
유사한 상표가 없더라도, 이미 특정인이 사용하고 있는 상표인지도 검색해야 한다. 특정인의 브랜드라고 알려진 상표와 동일하거나 유사한 상표는 등록 받을 수 없다. 예를 들어 네이버에서 상표를 검색해보았을 때, 동일한 상품에 사용하는 상표가 발견된다면 상표의 변경을 고민해야 한다. 지식재산처 심사관도 동일한 검색을 하고 심사를 통과시킬지 검토한다는 점을 유념해야 한다.
비즈니스 계획을 고려한 상표등록 심사 절차의 선택
일반심사와 우선심사
상표등록을 신청하고 심사 결과가 나오는데 보통 15개월 정도가 소요된다. 지식재산처에 접수된 순서대로 대기했다가 심사 결과를 받는데 걸리는 시간이다. 심사 대기 기간 15개월은 행정 절차로 소요되는 시간이다. 앞으로 지식재산처의 노력에 따라 더 짧아질 가능성이 있다. 일반 심사와 다르게, 신속하게 심사받을 수 있는 ‘우선심사’라는 제도도 있다. 별도의 비용 납부와 함께 우선심사를 신청하면 약 2개월 후에 심사 결과를 받을 수 있다. 2025년 우선심사에 대한 고시를 개정하여, 창업일이 3년 이내인 경우 ‘창업기업확인서’를 제출하여 우선심사를 받을 수 있다. 일반 심사와 우선 심사는 심사 결과를 받는 시기에 상당한 차이가 있다. 따라서 비즈니스 계획에 따라 우선심사를 신청할 지 여부를 보통 상표등록 출원을 할 때 함께 검토한다.
의견제출통지서의 발행
심사 결과, 상표등록 출원에 문제가 있거나 유사한 상표가 발견되면 ‘의견제출통지서’가 발행된다. 간단한 문제라면 의견서나 보정서를 제출하여 해결할 수 있다. 이 경우 사업 개시가 임박했거나 이미 개시되었다면 기간단축신청을 함께 제출한다. 기간단축신청을 제출하지 않으면, ‘의견제출통지서’의 답변 기한인 2개월이 경과되고 몇 개월 후에 상표 심사관이 의견서나 보정서를 검토하기 때문에 많은 시간이 지체된다.
의견제출통지서에서 유사한 상표가 발견되었다는 지적을 한다면 면밀한 검토가 필요하다. 그 통지서 내용에 따라 유사하지 않다는 의견을 제출할지, 그 유사 상표의 등록을 취소할지, 심사를 보류해달라고 할지 여부를 결정해야 한다. 의견제출통지서를 극복하지 못하면, 지식재산처는 거절결정을 통지하게 되며 이에 대해 불복하는 심판을 청구할 수 있다.
출원공고와 이의신청
이와 다르게, 심사 과정을 무사히 통과하면, 등록이 가능한 상표 출원임을 공고하게 된다. 이 출원 공고를 보고 제3자는 이의신청을 30일 내에 제출할 수 있다. 이의신청 제도는 상표등록 전에 분쟁을 방지하기 위한 목적으로 존재한다. 이의신청은 출원 공고된 전체 상표 중 약 1%에 대해 발생한다고 한다. 이의신청이 접수되면 이의신청인과 상표출원인은 소송처럼 서로 의견서를 제출하면서 공방을 벌이게 된다. 이의신청의 결과를 떠나, 이러한 공방으로 최소 6개월 이상 경과하면서 심사가 완료되지 않는다.
상표등록과 갱신
출원공고 후 30일 내에 이의신청이 접수되지 않으면, 지식재산처는 상표 등록결정서를 발행한다. 출원인은 등록료를 납부하여 상표 등록을 완료한다. 등록상표의 존속기간은 10년이지만, 상표권을 갱신하면서 반영구적으로 소유할 수 있다. 상표권의 존속기간 갱신은 상표 권리자와 소비자를 보호하기 위한 제도이다.