‘똥빵’은 우리가 흔히 알고 있는 붕어빵처럼 만들어지지만, 하필이면 똥 모양입니다. 똥 모양 빵이라는 점에서 아주 오묘하죠. 어른들에게는 약간의 거부감과 함께 신선한 충격을 줍니다. 아이들은 이상하게도 똥 모양을 좋아하고 재미있어 합니다. 어찌 되었든 ‘똥빵’은 빵의 디자인으로는 참신하고 기발합니다.
이제 ‘똥빵’과 관련된 디자인 이야기를 해보겠습니다. 주식회사 쌈지는 2008년 9월 ‘똥빵’을 만드는데 사용하는 다음과 같은 ‘빵 성형틀’에 관한 디자인 등록을 신청하여 등록 받았습니다. 이후 쌈지는 주식회사 ‘어린농부’에 디자인 특허권을 양도합니다. 어린 농부는 2008년 11월경부터 서울 인사동 거리(일명 쌈지길)에서 ‘똥빵’을 만들어 판매했습니다. 이 ‘똥빵’은 재미있는 모양 덕분인 지 인사동에서 유명한 먹거리가 됩니다. 다만 ‘똥빵’의 성형틀이 아닌 ‘똥빵’ 자체는 디자인 등록을 하지 않은 상황이었습니다.
여기서 잠깐 디자인 특허권의 양도에 대해 알아보겠습니다. 쌈지는 디자인 특허권을 어린농부에게 팝니다. 디자인 특허권을 판다는 것이 좀 어색한 일이지요. 디자인 특허권은 지식재산권 중의 하나입니다. 디자인, 상표는 일종의 재산권이며, 땅이나 아파트를 거래하는 것처럼 똑같이 사고 팔 수 있습니다. 에스보드 사례에서 청년 발명가가 특허를 강신기 사장에게 양도한 것과 동일한 원리입니다. 누군가 디자인을 창작하였지만 사업을 하지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 디자인 특허권을 그대로 두기에는 아쉬움이 남습니다. 디자인 특허권자가 사업을 하고자 하는 사람을 찾아서 디자인 특허권을 거래하면, 디자인 특허권을 파는 사람은 이익을 얻어서 좋고 사업하는 사람은 디자인을 활용할 수 있어 좋습니다. 모두에게 좋은 일이지요.
김○○ 씨는 2009년 12월 다음과 같은 빵 모양에 대해 디자인 등록을 신청하여 2010년 6월에 디자인 등록을 받았습니다. 어린농부가 디자인을 등록해두지 않은 상황에서 김○○ 씨가 디자인 특허권을 가지게 된 것입니다. 어린농부는 김○○ 씨의 등록 디자인이 똥 모양 빵이라는 점에서 자신의 ‘똥빵’과 모티브가 비슷하다고 생각하였습니다. 이에 어린농부는 김○○ 씨의 등록 디자인을 무효로 해달라는 심판을 청구하였습니다. 디자인이 등록되었더라도 잘못 등록된 경우에는 무효가 될 수 있습니다. 이를 ‘디자인 등록 무효심판’이라고 부릅니다.
어린농부는 2008년 12월 네이버 블로그 등에 게재된 자신의 ‘똥빵’ 디자인과 김○○ 씨의 등록 디자인이 비슷하기 때문에 ‘새로운’ 디자인이 아니라고 주장하였습니다. 자신이 판매한 ‘똥빵’ 디자인이 이미 세상에 알려졌기 때문에, 김○○ 씨의 디자인이 새롭지 않다고 말한 것입니다. 구체적으로 어린농부는 2008년 네이버 블로그 등에는 ‘똥빵’ 사진과 함께 “똥빵 생각만 해도 으~~ 하 는 느낌, 먹으면서 어떤 생각이 들지 그 오묘함을 느끼고 싶었는데”라는 글이 사진과 함께 소개된 사실을 제출하였습니다.
어린농부는 자신의 ‘똥빵’ 디자인이 식품(빵)에 사용하기 위한 모티브로 하기에는 꺼리는 똥 모양을 한 디자인이기 때문에 그야말로 참신하고 기발한 역발상적인 생각이고, 특이한 디자인에 해당하는 것이므로, 디자인이 비슷하게 보이는 정도를 폭넓게 인정해야 한다고 주장하였습니다. 특허심판원(2011당2213)에서도 두 디자인이 약간의 차이점이 있지만 비슷한 디자인이라고 판단하고, 김○○ 씨의 등록 디자인을 무효로 결정합니다.
그렇다면 똥 모양 빵의 디자인은 누구의 권리일까요? 김○○ 씨 의 등록 디자인이 무효가 되었더라도, 어린농부가 디자인권을 가지는 것은 아닙니다. 즉, 똥 모양 빵에 대한 디자인은 주인이 없기 때문에 어린농부와 김○○ 씨 모두 자유롭게 사용할 수 있습니다.
2012년 어린농부는 다음과 같은 상표를 신청하여 등록받았고, 서울 인사동 거리에서 2008년부터 ‘똥빵’을 계속 판매하였습니다. 비록 어린농부는 디자인을 등록하지 않았지만, 상표권을 확보한 것은 다행스러운 일입니다. 아마도 어린농부는 디자인 특허 분쟁의 경험을 통해 교훈을 얻었을지도 모릅니다.
한편, 당시 휴게소 등에서 다음과 같은 ‘동빵’이라는 브랜드로 프랜차이즈 가맹점이 많이 생겨났습니다. 똥 모양 빵에 대한 김 ○○ 씨의 디자인 특허권이 무효로 되었지만, 김○○ 씨는 (주)코끼리와 친구들이라는 회사를 통하여 ‘동빵’ 프랜차이즈 사업을 활발히 진행하였습니다. 특히 똥 모양 빵은 아니지만 다음과 같은 빵 모양에 대한 디자인 특허권을 확보하여 사업을 보호하는 동시에 프랜차이즈 비즈니스에 활용하고 있으며, 이는 지식재산을 경영에 활용하여 성공한 사례라 할 수 있습니다.
어린농부 입장에서 김○○ 씨의 등록 디자인이 무효가 된 것은 그나마 다행스러운 일입니다. 만일 어린농부가 ‘똥빵’ 디자인을 등록했다면 어떻게 되었을까요? 특허심판원에서는 “어린농부”의 ‘똥빵’ 디자인은 빵에 관한 디자인으로 사람이 먹는 식품에 관한 디자인이므로 그 모양을 똥 모양으로 하는 것은 특이한 경우이고 참신하고 독창적인 디자인이므로 비슷한 범위를 폭넓게 인정해야 한다”라고 이야기했습니다. 이러한 논리에 따르면, 어린농부가 ‘똥빵’ 디자인을 등록했다면 김○○ 씨는 디자인 등록에 실패했을 것이며 분쟁도 발생하지 않았을 것입니다. 더 중요한 것은 어린농부가 디자인 특허권을 이용하여 사업을 확장하는 계기를 마련할 수도 있었다는 점입니다. 어쨌든 이 부분은 어린농부 입장에서 상당히 아쉬운 대목입니다.
2011년 김○○ 씨는 다음과 같은 ‘똥빵’ 모양을 입체상표로 등록을 신청하였지만, 특허청은 상품의 형상과 관련된 상표로 판단하여 등록을 거절하였습니다. 이에 김○○씨는 특허심판원을 거쳐 특허법원에 소를 제기하기에 이릅니다. 이 소송에 주식회사 어린농부가 참가하게 됩니다.
특허법원은 어린농부가 2008년부터 ‘똥 모양의 빵’을 제조하여 판매하였고, 똥의 형상과 모양을 빵에 적용했다는 참신함으로 인하여 언론에 다수 보도되어 ‘똥 모양 빵’이 이미 널리 알려진 반면, 김○○ 씨가 똥빵을 판매하여 ‘똥 모양 빵’이 유명해진 것은 아니라고 판단했습니다. 이러한 판단을 토대로 ‘똥 모양 빵’을 직감시키는 김○○ 씨의 상표는 등록받을 수 없다고 결론 내립니다. 즉, ‘똥 모양 빵의 형상은 어린농부에 의하여 유명해졌다고 볼 수 있을지 언정, 김○○ 씨에 의해서 유명해진 것이 아니므로 똥 모양 빵의 형상이 김○○ 씨의 브랜드라고 인정할 수 없다’고 판단한 것입니다.
똥 모양 빵의 형상은 물품의 외관에 관한 것으로 본래 디자인으로 등록할 수 있습니다. 그런데 김○○ 씨는 디자인이 아닌 상표 등록을 신청했습니다. 잠시 디자인과 상표의 차이점을 살펴 보시죠. 상표는 보통 브랜드라고 합니다. 브랜드는 농장에서 자신이 키우는 소를 ‘식별’하기 위하여 소의 피부에 인장을 찍는 것에서 유래했다고 합니다. 즉, 상표는 자신의 상품을 다른 상품과 식별하는 기능을 합니다. 디자인과 상표는 본래 다른 영역이지만, 요즘은 디자인이 상표가 되기도 하고 상표가 디자인적으로 사용되기도 합니다.
이렇게 디자인의 대상이 되는 입체적인 형상을 상표로 신청하면, 우리에게 다소 생소한 ‘입체상표’라고 합니다. 입체상표란 3차원적인 입체적인 형상 자체 또는 입체적 형상에 문자 등을 결합한 상표를 말합니다. 우리가 잘 알고 있는 입체상표는 코카콜라 병, KFC 할아버지 인형입니다. 요즘 많이 회자되는 트레이드 드레스(Trade Dress)와 일맥상통하지요. 트레이드 드레스는 상품이나 서비스의 총체적인 이미지를 뜻하는 것으로 입체상표보다는 더 넓은 개념입니다.
입체상표는 물품의 외관 디자인을 보호하는 「디자인보호법」의 보호 대상과 중첩되며, 입체적 형상이 대체적으로 상품의 출처를 표시하기보다는 디자인적 요소가 많으므로 논란이 되고 있습니 다. 어떤 입체적 형상이 상표로 등록 받기 위해서는 입체적 형상 자체가 소비자에게 브랜드로 인식되어 소비자가 상품의 출처를 구별할 수 있어야 합니다. 대체로 유명한 상품이거나 오랫동안 판매된 상품의 형상은 소비자에게 브랜드로 인식되기 마련입니다.
입체상표의 대표적인 예는 롯데 아이스크림인 스크류바, 수박바, 죠스바입니다. 이 중 스크류바를 예로 들어 설명하면, 스크류바에 대한 입체상표 등록을 신청하자 특허청에서 상품의 형상을 표시하는 상표라는 이유로 거절되었지만, 롯데는 특허청의 거절 결정에 불복하여 특허심판원에서 ‘사용에 의한 식별력’을 인정받았습니다.
롯데 스크류바는 판매량이 많고 판매 기간도 길며, 특히 우리 귀에 익숙한 ‘이상하게 생겼네. 롯데 스크류바. 빙빙 꼬였네. 들쑥날쑥해. 롯데 스크류바’라는 가사의 CM송 등으로 광고한 점들을 인정받았습니다. 이렇게 오랫동안 사용된 결과, ‘스크류바’ 라는 글자가 표시되어 있지 않더라도 우리는 스크류바를 알아 볼 수 있습니다. ‘스크류바’라는 글자가 아닌 스크류바의 아이스크림 형상 자체가 브랜드가 되었습니다.
김○○ 씨가 똥 모양 빵을 입체상표로 상표 등록 신청하였지만, 특허법원은 똥 모양 빵의 형상이 널리 알려진 이유가 주식회사 ‘어린농부’때문이라고 판단하였습니다. 스크류바의 입체적인 형상은 롯데에서 오랫동안 사용하여 롯데 아이스크림의 브랜드가 되었지만, 똥 모양 빵의 입체적인 형상은 적어도 김○○ 씨의 사용으로 브랜드로서의 힘을 얻은 것은 아니라는 뜻입니다. 결론적으로 자신이 사용한 입체적인 형상이 브랜드로 인식되었을 때 상표로서 등록될 수 있습니다.
입체적 형상이 상품의 형상을 표시하는 것이 인식되지 않을 정도로 매우 특이한 형상일 경우에도 상표로 등록할 수 있습니다. 또 다른 방법은 식별력이 있는 문자나 도형과 입체적 형상을 결합시키는 경우입니다. 현재 이러한 방법으로 입체적 형상이 상표로 등록된 경우가 많습니다. 하지만 문자나 도형과 결합된 입체상표는 상표권자나 다른 사람에게 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 입체적 형상이 아닌 ‘문자나 도형’이 출처 표시 기능, 즉 상표로서 기능한다는 이유로 등록된 것인데, 식별력 없는 입체적 형상도 상표라고 오해할 수 있습니다. 이러한 오해로 말미암아 불필요한 분쟁이 발생할 수 있어 주의가 필요합니다.
앞에서 언급한 것처럼, 비록 김○○ 씨는 똥 모양 빵에 대해서 입체상표를 등록시키지 못했지만 다음과 같은 매우 특이한 빵 모양을 입체상표로 등록시켰습니다. 김○○ 씨는 다양한 상표권과 디자인 특허권을 확보하여 사업을 보호하는 동시에 비즈니스에 활용하고 있으며, 이는 지식재산 경영을 통해 성공한 사례라 할 수 있습니다.
그렇다면 특허법원 소송에 참가한 어린농부는 자신이 사용한 ‘똥빵’ 디자인을 입체상표로 등록시킬 수 있을까요? 특허법원은 어린농부가 2008년 11월경부터 ‘똥 모양의 빵’을 제조 및 판매하여 왔고 2012년 11월 19일 당시에는 일반 수요자들에게 ‘똥 모양 빵’이 잘 알려져 있었다고 판단한 바 있습니다. 따라서 어린농부는 ‘똥빵’의 입체적 형상에 대해 사용에 의하여 자신의 브랜드로 인식되어 있다는 점을 주장하며 입체상표 등록을 노려볼 만합니다. 입체상표로 등록되는 일이 쉽지 않지만, 일말의 가능성이라도 있다면 시도해볼 만합니다. 만일 상표 등록이 된다면 ‘똥빵’ 모양 디자인에 대해 반영구적인 권리를 취득하는 결과를 얻을 수 있습니다.
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