선행적인 상표등록의 출원
상표등록을 받기 위하여 브랜드가 새로워야 한다는 조건은 없지만, 현실적으로 상표등록을 먼저 신청해야 하는 이유는 여러 가지가 있다. 보통 중소기업의 경우 비즈니스의 급박함 때문에 성급하게 인스타그램 등에 홍보하거나 제품을 출시한다. 이 과정에서 브랜드가 노출되면 다른 사람이 상표등록을 먼저 신청하여 상표 출원일을 선점할 수 있다는 점을 유념하자.
상표등록 가능성의 조사
또한 일단 브랜드가 확정되고 제품이나 서비스에 사용되기 시작하면 추후에 브랜드를 변경하는 데 많은 어려움이 있다. 브랜드가 확정되고 비즈니스를 시작하기 전에 상표권을 확보할 수 있는지 예비적인 검토가 필요하다. 확정된 브랜드가 상표등록이 가능한지 스스로 조사해보거나 전문가에게 의뢰하는 단계를 거쳐야 한다. 특히 프랜차이즈업은 ‘가맹사업거래의 공정화에 관한 법률’에 따라 영업표지인 상표권을 기재해야 하고, 만일 상표등록이 이루어지지 않는다면 가맹사업의 근간이 흔들리는 문제가 생긴다.
상표등록이 가능한지 알아볼 때, 그리고 상표등록을 신청할 때는 앞에서 설명한 대로 브랜드 중 상표로 등록할 대상을 먼저 선정해야 한다. 한글, 영어 등 문자 또는 도형 중 어떠한 요소를 포함시킬지 다양한 방안과 전략을 검토하고 상표등록의 대상을 선정한다.
상표가 사용될 지정상품 또는 지정서비스
다음으로 결정할 사항은 비즈니스에 맞는 상품이나 서비스를 지정하는 일이다. 보통 브랜드 중 상표등록을 신청할 대상을 선정하고 나면 모든 일이 완료되었다고 생각하는 경향이 있다. 상표등록이 필요한 상품이나 서비스에 대해서 등한시하고 상표등록증만으로 만족하면 안 된다. 비즈니스에 대한 정확한 이해는 변리사가 모두 알 수 없으며, 상표등록을 신청할 때 신청인으로서 꼼꼼한 검토가 필요하다.
직방과 다방의 상표 분쟁의 발단
㈜스테이션3는 다음과 같은 ‘다방’ 상표(제41-0304146호)를 2014년 2월 7일 출원하였고 2014년 8월 7일에 등록하였다. 등록된 상표의 지정된 서비스는 제35류의 ‘사업 및 마케팅에 관한 정보제공 또는 조사업, 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업, 경영관리 및 마케팅 분야에 관한 상담업’과 제36류의 ‘금융 또는 재무에 관한 상담업, 금융 또는 재무에 관한 정보제공업’이다. 다방이 애플리케이션을 통하여 부동산 정보를 제공한다는 점에서 어색함을 넘어 잘못된 서비스 지정이다.
직방의 ‘다방’ 상표 등록
다방 사업을 경계한 주식회사 직방은 2014년 5월 29일 ‘다방’이라는 상표등록을 신청했다. 지정된 상품은 제9류의 ‘소프트웨어’이며, 지정된 서비스는 제36류의 ‘부동산 관련 정보제공업’이다. 다방 측의 등록상표의 상품과 서비스가 달라서 주식회사 직방의 상표가 등록되었다. 하지만 이러한 지정 상품과 서비스는 다방 측이 사업을 수행하는 분야이다. 상표등록을 마친 주식회사 직방은 ‘다방’이라는 상표권을 침해하지 말라며 다방 측에 소송을 제기하였으나 패소하였다. 이후 다방 측은 소송을 통하여 주식회사 직방의 등록상표를 제거했다.
다방 사업을 경계한 주식회사 직방은 2014년 5월 29일 ‘다방’이라는 상표등록을 신청했다. 지정된 상품은 제9류의 ‘소프트웨어’이며, 지정된 서비스는 제36류의 ‘부동산 관련 정보제공업’이다. 다방 측의 등록상표의 상품과 서비스가 달라서 주식회사 직방의 상표가 등록되었다. 하지만 이러한 지정 상품과 서비스는 다방 측이 사업을 수행하는 분야이다. 상표등록을 마친 주식회사 직방은 ‘다방’이라는 상표권을 침해하지 말라며 다방 측에 소송을 제기하였으나 패소하였다. 이후 다방 측은 소송을 통하여 주식회사 직방의 등록상표를 제거했다.
비즈니스와 무관한 지정상품
이러한 일련의 과정을 보면, 다방 측이 처음 등록한 상표는 비즈니스와 무관하다. 물론 주식회사 직방과 분쟁을 진행하면서, ㈜스테이션3는 처음 등록된 상표에 제36류 부동산 관련 정보제공업을 추가로 등록하였고, 제9류의 소트트웨어도 새롭게 상표로 등록하였다. 처음부터 브랜드가 사용될 상품인 애플리케이션을 지정하고 서비스도 부동산 관련 정보제공업을 지정하였다면 이렇게 상표 분쟁으로 골머리를 앓을 일도 없었다. 참으로 아쉬운 대목이다.
여러 분야와 관련되는 비즈니스의 상표등록
다방의 사례를 참조하면 하나의 비즈니스가 여러 분류(상품류)와 관련될 수 있다는 것을 알 수 있다. 요즘 유튜버가 상표등록을 많이 진행하고 있는데, 유튜버가 교육과 관련된 개인 방송을 진행하고 있다면 방송업뿐만 아니라 교육업까지 서비스를 지정해야 한다. 또한 카페업과 같은 서비스업은 서비스를 제공할 때 티슈, 종이가방에 브랜드를 표시할 수 있지만 카페의 상호가 티슈나 종이가방의 브랜드는 아니므로, 이러한 상품에 대한 상표등록은 불필요하다.
상품 또는 서비스의 상품류
상표를 등록할 때는 반드시 상품이나 서비스업이 지정되어야 하며, 이에 따라 상품류와 유사군 코드가 자연스럽게 결정된다. 상품에는 다양한 명칭이 있기 마련인데, 특허청은 상품의 명칭을 정리하여 고시하고 있다. 그렇다고 특허청에서 배포한 명칭을 반드시 따를 필요는 없으나 이 명칭을 참조하는 것이 바람직하다. 특허청은 상표등록의 편의를 위하여 세상의 모든 상품과 서비스업을 45가지로 구분하고 있다. 이를 ‘상품류’ 구분이라고 부른다. 상품은 1~34류까지 구분되어 있으며, 서비스업은 35~45류로 분류되어 있다. 예를 들어, 화장품, 치약은 제3류로 구분되어 있고, 커피, 빵, 과자는 제30류이다. 상품류는 국제적으로 인정되는 분류이면서 특허청에 납부하는 비용을 결정하게 된다. 상품류의 개수가 증가하는 만큼 특허청에 납부하는 비용도 비례하여 증가한다.
상품 또는 서비스의 유사군 코드
각 상품류의 해당 상품에 ‘유사군 코드’가 있다. ‘유사군 코드’란 말 그대로 상품 또는 서비스업의 유사범위를 표시하는 식별기호이다. 상품의 유사 여부를 결정하는 절대적 기준은 아니지만, 특허청에서 상표를 심사할 때 유사군 코드를 기준으로 상품의 유사 여부를 결정한다. 다음의 예시처럼, 제25류는 의류, 양말, 신발, 모자 등에 대한 상품류다. 의류의 유사군 코드는 여러 개인데, 여기에는 다양한 상품들이 포함되어 있으며 의류의 하위 개념인 티셔츠, 양말을 포함한다.
| 상품류 | 지정상품 | 유사군 코드 |
| 25 | 의류 | G430301, G450101, G450102, G4502, G4503, G450401, G4513 |
| 25 | 양말 | G450401 |
| 25 | 티셔츠 | G4503 |
| 25 | 모자 | G450501 |
| 25 | 신발 | G270101 |
상품의 포괄 명칭
이 ‘의류’를 포괄 명칭이라고 부르고 있으며, 포괄 명칭은 인정되는 경우가 제한적이다. 포괄 명칭은 세부적인 명칭과 함께 지정되는 경우가 많다. 현재 사업과 미래 사업을 모두 고려하면 바람직한 방식이다. 특히 예정된 구체적인 상품이 결정되지 않았다면 상품의 명칭을 포괄적으로 기재한다.
상표등록의 예측 기준은 유사군 코드
만일 양말에 대한 동일한 상표가 이미 등록되어 있다고 가정해보자. 지정상품을 의류, 양말, 티셔츠로 지정하여 상표를 출원한다면, 양말의 유사군 코드 G450401가 포함된 의류도 등록 받을 수 없다. 결국 티셔츠만 한정적으로 등록된다. 표에서 보는 바와 같이, 우리의 상식과 다르게 의류, 신발, 모자는 유사한 상품이 아니다. 동일한 상표가 의류, 신발, 모자 각각에 등록되어 존재할 수 있다.
상품과 서비스의 유사 판단
상품들 사이의 유사 여부 판단 외에도, 상품과 서비스 상호 간에도 유사한지 여부를 판단한다. 법원은 상품과 서비스가 동일 사업자에 의해서 제공되는지 등을 주요 기준으로 삼는다. 대법원(2002후1591)은 화장크림과 미용기술지도업이 유사하다고 판단하였다. 화장크림은 화장품(상품류 3류, 유사군 코드 G1201, S120907, S128302)의 일종이며, 미용기술지도업(상품류 41류 S120907)은 교육업의 일종이다. 그런데 포괄 명칭인 교육업은 상품류가 41류이고, 유사군 코드가 S120903, S120904, S120905, S120907, S120999, S121001으로 여러 개다. 문제는 누군가 교육업에 상표를 등록한 후 화장품에 대한 상표등록을 신청하면 등록이 거절된다는 것이다. 대법원 판례에 따라 화장크림과 미용기술지도업이 유사하고, 화장품과 교육업은 유사군 코드 S120907로 겹치기 때문이다. 상표등록 신청인의 입장에서는 너무나도 받아들이기 힘든 경우가 가끔 생긴다.