함께 살펴본 바와 같이, 상표가 보통명칭, 성질표시 상표, 지리적 명칭인 경우 상표등록이 허용되지 않는다. 보통명칭 등은 상품이나 서비스의 출처로 소비자가 인식할 수 없기 때문이다. ‘덮죽’은 SBS 예능 프로그램 ‘백종원의 골목식당’에서 경북 포항 식당의 메뉴로 소개되었다. ‘덮죽’이라는 음식 레시피는 노하우(영업비밀)로 보호될 수 있다. 그렇다면 ‘덮죽’이라는 용어는 상표등록이 가능할까? 상표등록이 안 된다면, 상품의 보통명칭일까 아니면 경북 포항 식당의 유명한 메뉴 이름으로 취급해야 할까?
‘덮죽’ 상표 출원의 등장
포항 식당 사장님이 아닌 다른 사람이 2020년 7월 16일 ‘덮죽’이라는 상표가 제30류 ‘쇠고기버섯죽’ 등을 지정하여 상표등록 출원되었다(상표등록 출원번호 제40-2020-123107호). 지식재산처는 상표 심사 결과 다음과 같은 이유로 거절결정하였다.
‘덮죽’ 상표의 심사 내용
『SBS 예능 프로그램 ‘백종원의 골목식당’에서 경북 포항의 ‘덮죽’ 관련 사연이 2020. 7. 8.부터 전국에 공개되었고, 같은 달 15. 이후 전국적으로 언론의 집중 조명을 받았으며, 해당 방송에서 ‘덮죽’, ‘시소덮죽’, ‘소문덮죽’은 전국적으로 유명해지기 시작하였다.
따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 귀리죽, 덮밥, 도시락밥, 쇠고기버섯 죽 등에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 해당 방송 등으로 알려진 특정인의 상표로 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하므로 상표 법 제34조 제1항 제12호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.』
이미 소비자들 사이에 ‘덮죽’은 ‘쇠고기버섯죽’ 등에 대해 ‘백종원의 골목식당’에서 방영한 포항 식당 사장님의 상표로 알려져 있고, 다른 사람이 이 상표를 사용하는 경우 출처의 혼동이 발생한다는 의미이다.
‘덮죽’이 현실적으로 일반명칭으로 사용되는지 여부
상표 출원인은 이 거절결정에 대하여 불복하여 심판을 청구하였다. 지식재산심판원은 ‘덮죽’이 특정인의 출처로 알려진 상표인지 보다는 보통명칭인지 여부를 집중적으로 판단하였다. ‘덮죽’이 보통명칭이라고 하려면, 현실적으로 상품의 일반명칭으로 사용되고 있어야 한다. 심판원(2021원2270)은 ① 나무위키(아래 화면 캡쳐)에서 “덮밥에서 파생된 요리로 기존의 덮밥에서 단순하게 밥만 죽으로 바뀌는 형태가 아닌 생쌀을 볶아 채수를 가미해 식감과 풍미를 살린 볶음죽에 고기와 8가지 채소의 토핑을 곁들여 먹는 중화풍의 퓨전 요리이다.”라고 소개되고 있는 점, ② 2020. 7. 15.자 SBS ‘백종원의 골목식당’ 방영분에서 높은 시청률과 해당 유튜브(아래는 심결문에서 인용한 사진)의 상당한 조회수를 기록한 점, ③ ‘백종원의 골목식당’ 방영 이후 여러 언론에서 ‘덮죽’을 ‘덮밥’과 대비하여 죽의 한 종류로 소개한 점, ④ 각종 언론 매체에서 ‘덮죽’을 파생적으로 소개한 점, ⑤ 네비업 블로그에서 일반 소비자의 덮죽 관련 레시피가 다수 게재된 점을 근거로 하여, ‘덮죽’은 현실적으로 일반 명칭으로 사용되고 있다고 인정하였다. ‘덮죽’이 ‘덮밥’에 대비되는 명칭이라는 것이다.
따라서 ‘덮죽’이라는 상표는 ‘쇠고기버섯죽’ 등의 보통명칭이므로 상표 등록을 받을 수 없다고 판단하였다.
‘덮죽’이 성질표시 상표인지 여부
또한 ‘덮죽’이 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 표시하는 성질표시 상표인지 여부가 문제되었다. 심판원은 “죽에 토핑을 얹어 만든 상품의 형상, 조리방법 등 성질을 표시한다”고 판단하였다. 지식재산처가 심사 과정에서 인지도가 있는 특정인의 출처와 혼동을 일으킬 수 있다는 이유를 배척하였다. ‘백종원의 골목식당’을 통해 소개된 ‘덮죽’이라는 용어는 특정인의 출처가 아닌 누구나 사용할 수 있다는 의미이다. 다만 포항 식당 사장님의 ‘시소덮죽’이나 ‘소문덮죽’은 동일한 논리로 판단하지 않도록 주의해야 한다.
‘덮죽’ 상표등록 거절의 시사점
‘덮죽’이라는 상표가 ‘백종원의 골목식당’에 출연한 포항 식당 사장님의 출처로 판단되지 않았다. 지식재산처의 심사에 인지도가 있는 출처표시로 판단되었지만, 시간이 지나면서 심판원의 결론이 나올 때는 상품의 일반 명칭으로 취급되었다. 이러한 판단은 시사점이 크다.
보통 어떤 상품이나 음식이 전국적으로 선풍적인 인기를 끌게 되면, 그 상품 명칭은 일반명칭으로 소비자에게 인식된다. 소비자는 대체할 수 있는 다른 명칭을 사용하지 않는다. 그 명칭이 브랜드인지 일반명칭인지는 중요하지 않다. 소비자가 일반명칭으로 사용하면서 사전에 수록되고, 언론 매체에 보도되며, 블로그에 게재되면서 수많은 자료가 쌓이게 된다. 요즘은 SNS를 통해 순식간에 유행이 시작되고, 기하급수적인 속도로 정보가 확산된다. 자신의 브랜드가 일반 명칭이 되지 않도록 처음부터 어떻게 구분하여 표시할지 고민할 필요가 있다. 그러한 고민이 원조로서 상표권을 확보하고 꾸준히 사업을 확장할 기반이 될 것이다.